Internationale merkregistraties (WIPO)

Controleer de beschikbaarheid, voor je investeert in een Internationaal merk.

Omdat het Internationale merk de eerste 5 jaar afhankelijk is van de geldigheid van het basismerk, is het essentiëel vast te stellen of het basismerk solide is.

Mocht het basismerk namelijk ongeldig worden, dan wordt de eerste 5 jaar automatisch je Internationale merk ook ongeldig en sta je met lege handen.

Wij raden daarom aan minimaal voor het basismerk goed onderzoek uit te voeren. Je kunt daarbij kiezen voor verschillende niveaus: LIGHT, SOLID of GOLD.

Als het onderzoek in het basisland positief is en je door wilt met het merk, is het raadzaam onderzoek te doen in de overige gewenste landen. Omdat wereldwijd onderzoek erg kostbaar is, kunnen we dat beperken tot de relevante landen, met het gewenste niveau.

Vanwege de afhankelijkheid van het Internationale merk van het basismerk, gebruiken wij liever de Benelux als basismerk, maar dat brengt soms extra kosten met zich mee. Een EU merk als basis is ook mogelijk, maar de ervaring wijst uit dat tegen EU merken vaker actie wordt gevoerd. Ook heeft de keuze invloed op de toepasselijke taksen van WIPO, omdat een ander verdrag van toepassing is.

De keuze voor het basisland heeft dus invloed op:

• Risico voor de geldigheid van het Internationale merk
• De toepasselijke taksen van WIPO en de kosten voor het Internationale merk

• Opstellen van de omschrijving van waren en diensten conform de classificatie van Nice. Wij stellen die op basis van jouw informatie op
• Bepalen van de tenaamstelling van het merk
• Indienen van de basismerkaanvraag

De prioriteitsregel geldt wereldwijd en geeft een voorrang van 6 maanden op merkrechten in het buitenland, mits je in dit geval je Internationale merk, binnen 6 maanden na het indienen van je basismerk, aanvraagt.

Dat houdt in dat je merk in de nieuwe landen met terugwerkende kracht bescherming krijgt vanaf de datum van indiening van het basismerk. Een basismerk dat is ingediend op 1 februari, geeft het recht tot 1 augustus van datzelfde jaar, met prioriteit van 1 februari, in het buitenland in te dienen.

We gebruiken deze periode meestal om te bepalen welke landen uiteindelijk relevant zijn en zorgen voor een passend voorstel binnen jouw budget en jouw concrete belangen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat een ander de rechten op jouw merk in de tussentijd rechtsgeldig kan claimen.

Gebruik de 6 maanden termijn om te bepalen in welke landen je wilt registreren. Dat is lastiger dan je denkt, omdat je per land betaalt en het aantal klassen kunt bepalen.

Misschien wil je bijvoorbeeld in de dure landen alleen voor de meest belangrijke klassen registreren. Of heb je door het merkonderzoek gezien dat je in een bepaald land een klasse beter kunt weglaten. Dat is mogelijk, want je kunt per land bepalen of je voor alle klassen en waren en diensten wilt indienen.

Mis je die termijn van 6 maanden, dan kun je nog gewoon een Internationaal merk indienen, maar niet meer met het voordeel van de prioriteit.

Na acceptatie van het basismerk en akkoord op de voorgestelde landen en klassen, kunnen we aan de slag met het indienen van de merkaanvraag bij het merkenbureau van het basisland: het BOIP of EUIPO. De betaling van de officiële taksen gaat via onze lopende rekening. Pas als de betaling is gedaan, zal de aanvraag in behandeling worden genomen.

De merkaanvraag doorloopt nu verschillende controles en fases:

• Controle door het bureau van het basisland (BOIP of EUIPO)
• Als alles in orde is wordt de aanvraag doorgestuurd naar WIPO
• Controle door WIPO op bijvoorbeeld de waren-en dienstenomschrijving
• Toekenning van een registratienummer en certificaat zodra de aanvraag door WIPO is goedgekeurd
• WIPO stuurt de Internationale merkaanvraag naar de merkenbureaus van de aangewezen landen
• De verdere procedure verschilt per land
• De nationale merkenbureaus beoordelen de Internationale merkaanvraag op basis van hun eigen regelgeving, bijvoorbeeld het bestaan van een ouder conflicterend merk als weigeringsgrond.
• De beoordeling van de aanvraag moet binnen 12 maanden plaatsvinden, maar deze termijn kan worden verlengd tot 18 maanden
• Eventuele regularisatieberichten en andere updates moeten door de nationale bureaus naar WIPO worden gestuurd
• WIPO stuurt die door naar ons en communiceert de termijn waarbinnen kan worden gereageerd: wij informeren jou met een advies en de kosten en monitoren de deadlines

Het beantwoorden van de vragen van BOIP, EUIPO en WIPO is kosteloos.

Ook het doorgeven van weigeringen, het eerste advies en kostenopgave, en het monitoren van de deadlines is inbegrepen in ons tarief.

Wij sturen je het certificaat van inschrijving, zodra de procedure bij WIPO is afgerond. Het kan soms 2 jaar duren voor de status in alle landen duidelijk is.

• Registratie per land vaststellen. Is het merk geaccepteerd en zo ja, voor welke waren en diensten?
• Gebruiksplicht. In de meeste landen geldtd e gebruiksplicht na 5 jaar, maar er zijn ook landen waar die termijn 3 jaar is.
• Vernieuwing. Een Internationale merkregistratie is tot 10 jaar na de aanvraagdatum geldig en kan telkens met een nieuwe periode van 10 jaar worden vernieuwd.
• Tussentijds aantonen gebruik. In sommige landen, bijvoorbeeld de VS en Mexico, zijn de merkrechten gekoppeld aan gebruik. Dit moet ook worden aangetoond om de registratie te behouden. Wij monitoren die termijnen
• Wijzigingen van het merk. Het is NIET mogelijk wijzigingen aan te brengen aan een eenmaal ingediend merk. Bij wijzigingen is een nieuwe merkaanvraag mogelijk nodig.
• Wijziging gegevens merkhouder. Tijdens de looptijd van een merk kunnen aan de kant van de merkhouder zaken veranderen, bijvoorbeeld het adres of de naam. De registratie dient dan te worden aangepast.
• Handhaving van de merkrechten. Merkhouders moeten er zelf actief voor zorgen dat er wordt opgetreden tegen inbreuken. Dat is een doorlopend traject van opsporen (merkbewaking) en optreden (conflicten)

Van het eerste advies over je merk tot tot de definiteve merkregistratie: Rise begeleidt en regelt het hele proces, samen met jou.

Laat ons weten welke landen voor je van belang zijn (contact)